中華人民共和國北京市第一中級人民法院
行政判決書
(2006)一中行初字第X號
原告日本國株式會社雙葉社，住所地日本國東京都新宿區(qū)東五軒町3番X號。
法定代表人諸某某，董事長。
委托代理人黃某彪，北京市萬慧達觀勤律師事務所律師。
委托代理人黃某，北京市萬慧達知識產權代理有限公司律師、商標代理人。
被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會，住所地北京市西城區(qū)X路X號。
法定代表人侯某，主任。
委托代理人黃某，中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會干部。
委托代理人劉某某，中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會干部。
第三人上海恩嘉經貿發(fā)展有限公司，住所地上海市南匯區(qū)X鎮(zhèn)X路X號X室X號。
法定代表人薛某某，董事長。
委托代理人張某某，男，漢族，X年X月X日出生，上海恩嘉經貿發(fā)展有限公司總經理，?。裕?。
委托代理人劉某文，上海曾鑑清律師事務所律師。
原告日本國株式會社雙葉社(簡稱雙葉社)不服被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)于2005年12月30日作出的商評字(2005)第X號《關于第（略）號“蠟筆小新”商標爭議裁定書》(簡稱第X號裁定)，于法定期限內向本院提起行政訴訟。本院于2006年3月9日受理后，依法組成合議庭，并通知上海恩嘉經貿發(fā)展有限公司(簡稱恩嘉經貿公司)作為本案第三人參加訴訟，于2006年5月25日對本案公開開庭進行了審理。原告雙葉社的委托代理人黃某彪、黃某，被告商標評審委員會的委托代理人黃某、劉某某，第三人恩嘉經貿公司的委托代理人張某某、劉某文到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
第X號裁定系商標評審委員會針對雙葉社就注冊人為恩嘉經貿公司的第（略）號“蠟筆小新”商標(簡稱爭議商標)提出的撤銷申請作出的。在該裁定中，涉及如下問題：一、針對雙葉社以爭議商標的注冊侵害其著作權為由提出的撤銷注冊申請，商標評審委員會認為，雙葉社于2005年1月26日向商標評審委員會提出爭議裁定申請，是在修改后的商標法實施后依據新《中華人民共和國商標法》(簡稱商標法)有關規(guī)定申請爭議裁定，本案應適用現行商標法有關規(guī)定進行審理。現行商標法第四十一條第二款規(guī)定，對違反該法第三十一條規(guī)定的，自該商標注冊之日起五年內，商標所有人或利害關系人可以請求撤銷該注冊商標。可見，對已經注冊的商標，以第三十一條規(guī)定申請撤銷的期限限定為五年。本案爭議商標取得商標專用權時間為1997年7月7日，雙葉社于2005年1月26日對該商標提出爭議時爭議商標注冊已近八年，超出了五年的法定期限。雙葉社主張本案中提起爭議裁定申請的五年期限，應從現行商標法實施之日起算的復審理由不成立。雙葉社依據商標法第三十一條提出的撤銷爭議商標的理由因超出法定期限，其該項評審請求應予以駁回。二、針對雙葉社以爭議商標的注冊構成對其“蠟筆小新”文字和圖形未注冊馳名商標的復制和摹仿為由提出的撤銷注冊申請，商標評審委員會認為，爭議商標于1997年在中國大陸獲得注冊，當時雙葉社的“蠟筆小新”商標在中國大陸尚未申請注冊。根據現行商標法第十三條第一款之規(guī)定未在中國大陸注冊但請求特別保護的商標，須在爭議商標未注冊前就已在相同或類似商品上成為馳名商標。根據雙葉社提供的證據，雖然早在1994年、1995年開始開發(fā)“蠟筆小新”授權產品，將“蠟筆小新”卡通形象用于開發(fā)、制造玩具、文具、服飾等商品，并在日本、中國臺灣、香港市場有一定影響，但中國大陸關于雙葉社的“蠟筆小新”漫畫與商品的報道主要發(fā)生于2003年，雙葉社未能證明“蠟筆小新”商標在爭議商標注冊前，雙葉社的“蠟筆小新”商標已在第16類爭議商標核定使用的商品上為中國大陸消費者熟知，成為馳名商標。雙葉社以商標法第十三條第一款的規(guī)定撤銷爭議商標注冊的主張不成立。三、針對雙葉社以爭議商標的注冊屬于以欺騙手段或其他不正當手段取得注冊為由提出的撤銷注冊申請，商標評審委員會認為，商標法第四十一條第一款所指的“以欺騙手段或其他不正當手段取得注冊”既包括商標注冊人在申請注冊的時候，以弄虛作假的手段欺騙商標行政主管機關取得注冊的行為，也包括基于進行不正當競爭、牟取非法利益的目的，惡意進行注冊的行為。后一種行為，主要是指商標注冊人明知他人或應知他人的商標而申請注冊。雙葉社提交的證據可以顯示其“蠟筆小新”商標在日本、中國港臺地區(qū)有一定知名度，但其知名度并不當然及于中國大陸地區(qū)。雙葉社未能證明在爭議商標注冊前，其“蠟筆小新”商標在中國大陸市場已經使用，并在相關消費者中有一定知名度，爭議商標原注冊人是在明知或應知他人商標的情況下惡意申請注冊爭議商標。雙葉社提交的爭議商標原注冊人在其他類別上注冊“蠟筆小新”商標并轉讓他人及其搶注他人知名商標的證據，難以證明爭議商標原注冊人在申請注冊本案爭議商標時具有惡意。雙葉社依據商標法第四十一條第一款的規(guī)定撤銷爭議商標注冊的主張缺乏事實根據，該主張不成立。此外，關于恩嘉經貿公司述稱雙葉社不具備申請爭議的主體資格的問題，《蠟筆小新》系雙葉社擁有著作權的漫畫作品，盡管雙葉社并未在中國大陸注冊“蠟筆小新”文字及圖商標，但其以在先擁有的著作權和其在中國未注冊的馳名商標提出爭議，符合商標法第四十一條第二款關于商標所有人或利害關系人的規(guī)定，恩嘉經貿公司的此條陳述理由不成立。綜上，商標評審委員會根據商標法第十三條第一款、第三十一條、第四十一條第一款、第二款和第四十三條的規(guī)定裁定對恩嘉經貿公司注冊的爭議商標予以維持。
原告雙葉社不服，向本院提起行政訴訟稱：一、商標評審委員會認為提出爭議申請已經超過法定期限的觀點不能成立。爭議商標的注冊日為1997年7月7日，根據當時適用的1993年商標法第二十七條第一款以及1993年《中華人民共和國商標法實施細則》第二十五條的規(guī)定，對已注冊商標提起爭議并沒有時間的限制。本案涉及到新舊兩版商標法的適用這一特殊情況，不能僅僅因為對舊法的修改，而將原告本可爭取權益的時間縮短，相反使第三人依舊法本屬惡意注冊應予撤銷的權利得以穩(wěn)固。即使適用修改后的商標法，注冊商標爭議提起的“五年期限”的起算日應當自修訂后的商標法施行之日，即自2001年12月1日起統(tǒng)一起算，而不應該機械地從法條上所規(guī)定的注冊之日起算。在我社“蠟筆小新”著作權已經被確認的情況下，恩嘉經貿公司將“蠟筆小新”注冊為商標，其行為已經損害了他人現有的在先權利，依法應當予以撤銷。二、爭議商標已構成就相同或類似商品對我社未在中國注冊的馳名商標的復制和摹仿，應予撤銷。商標評審委員會未認定“蠟筆小新”為馳名商標，應屬不當。我社對“蠟筆小新”系列商標在日本、韓國、香港、臺灣等地進行了廣泛注冊。在中國大陸地區(qū)，我社不僅將“蠟筆小新”作為漫畫書籍出版，同時還將其制作成動畫片和劇場作品VCD和DVD，也具有廣泛的知名度。我社還將“蠟筆小新”形象廣泛的使用在文具、玩具、書包、服裝、泡泡糖、零食等商品上和手機的各種服務上。鑒于“蠟筆小新”動畫及漫畫的知名度，“蠟筆小新”及“蠟筆小新”形象在中國消費者中具有了極高的知名度，應被作為馳名商標予以保護。爭議商標與我社商標完全相同，商品類似，構成對我社商標在類似商品上的復制?！跋灩P小新”為非常用漢字組合，具有很強的顯著性。鑒于“”作為“蠟筆小新”漫畫的標題，經過多年的宣傳和使用已在消費者中具有極高的知名度，爭議商標已構成了對原告馳名商標的復制。三、爭議商標的注冊具有明顯惡意，已構成對我社未在中國注冊的馳名商標的惡意搶注。爭議商標的原注冊人為廣州市恩嘉經貿公司，2004年9月該公司將爭議商標轉讓給恩嘉經貿公司。爭議商標原注冊人不僅非法注冊了本案的爭議商標，還在第9、16、18、25和28類等多個類別注冊了共計9件侵犯我社“蠟筆小新”圖樣和文字權利的商標，并將其中部分商標轉讓給他人，非法獲利，具有明顯的惡意。爭議商標原注冊人不僅搶注了原告“蠟筆小新”系列商標，還注冊了近50件他人的知名商標。爭議商標原注冊人是一家長期從事?lián)屪⑺松虡藱噙M行不正當競爭的公司，其搶注原告“蠟筆小新”系列商標的行為惡意明顯。原告據此請求法院撤銷第X號裁定，并判令商標評審委員會撤銷爭議商標。
被告商標評審委員會辯稱：一、雙葉社以爭議商標的注冊損害其著作權為由提出爭議申請已超過五年的法定期限。爭議商標注冊于1997年7月，但雙葉社提起爭議裁定申請是在2005年1月，是在新商標法實施后發(fā)生的行為，應適用新商標法相關規(guī)定審查其提起爭議的時限，不存在法律溯及力的問題。商標爭議時限如何起算應適用現行商標法、《國家工商行政管理總局商標評審規(guī)則》的相關規(guī)定。二、雙葉社的“蠟筆小新”商標在爭議商標申請注冊時未成為相關商品上的馳名商標。爭議商標申請注冊于1996年，指定使用于國際分類第16類墨水等商品，當時雙葉社的“蠟筆小新”商標尚未在中國注冊。適用商標法第十三條第一款規(guī)定的前提是，雙葉社的“蠟筆小新”商標在爭議商標申請注冊前在中國大陸已成為第16類墨水類商品上的馳名商標。但雙葉社并沒有提供在爭議商標注冊前，其“蠟筆小新”商標在中國大陸使用、宣傳并為中國相關公眾廣為知曉的相關證據，因此，不能認定在爭議商標申請注冊前，雙葉社的“蠟筆小新”商標已為中國大陸消費者熟知，成為馳名商標?！断灩P小新》雖然是著名的漫畫作品，但雙葉社在中國大陸并沒有將其作為商標廣泛使用于市場，從而建立“蠟筆小新”品牌的知名度，形象的知名度并不代表商標的知名度。三、雙葉社稱爭議商標的注冊具有明顯惡意的主張缺乏充分證據，爭議商標注冊未構成惡意搶注行為。判定商標注冊行為是否為惡意搶注行為，關鍵在于判斷商標注冊人是否明知或應知他人的商標而申請注冊。雙葉社提交的證據不能證明爭議商標的原注冊人是在明知或應知雙葉社“蠟筆小新”商標的情況下惡意申請注冊爭議商標。爭議商標原注冊人搶注其他知名商標及在其他類別上注冊“蠟筆小新”商標并轉讓他人的行為，都難以直接證明爭議商標原注冊人在申請注冊本案爭議商標時具有惡意。第X號裁定認定事實清楚，適用法律正確，程序合法，請求法院駁回原告的訴訟請求，維持該裁定。
第三人恩嘉經貿公司述稱：一、就雙葉社針對爭議商標所提出的爭議申請應當適用修改后的商標法規(guī)定，其提出的理由屬于商標法第四十一條第二款所規(guī)定的情形，爭議商標核準注冊于1997年，而雙葉社并未提供有效證據證明此前其“蠟筆小新”商標已在中國大陸馳名。根據現行商標法及相關司法解釋的規(guī)定，雙葉社的申請已超過法定時限。二、雙葉社就爭議商標所提爭議申請屬于商標法第四十一條第二款規(guī)定之情形，該條所規(guī)定的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的行為”應當僅僅指商標注冊人在申請注冊的時候，以弄虛作假的手段欺騙商標行政主管機關取得注冊的行為，或者侵犯國家利益等行為，不應當包括商標注冊人明知他人或應知他人的商標而申請注冊的情形。綜上，第X號裁定認定雙葉社的爭議申請已經超過法定期限且其引證商標并非馳名商標并據以維持我方爭議商標的行為符合法定程序、適用法律正確、有充分的事實根據，應予維持。
本院經審理查明：
第（略）號“蠟筆小新”商標(即爭議商標)由案外人廣州市誠益眼鏡公司于1996年1月9日向中華人民共和國國家工商行政管理局商標局(簡稱商標局)提出注冊申請，于1997年7月7日被核準注冊，核定使用商品為第16類墨水、印章、筆等。2004年10月19日，爭議商標經商標局核準轉讓給恩嘉經貿公司。
2005年1月26日，雙葉社以爭議商標的注冊違反了商標法第十三條第一款、第三十一條、第四十一條第一、二款的規(guī)定為由，向商標評審委員會提出撤銷申請，并提供了五組共計28份證據，其中：
第一至三組證據(1－15)均為證明雙葉社系“蠟筆小新”的合法著作權人及其相關著作權使用情況的證據；
第四組證據(16－23)為證明“蠟筆小新”圖形及文字在包括中國的很多國家獲得注冊和使用，享有極高知名度的證據；
第五組證據(24－28)為證明爭議商標的原注冊人具有主觀惡意的證據。
2005年12月30日，商標評審委員會作出第X號裁定，查明如下事實：《蠟筆小新》是日本公民臼井義人創(chuàng)作的漫畫作品，雙葉社于1992年經臼井義人授權，獲得該作品獨占性、排他性的著作權及商品化權。1992年至2005年間，《蠟筆小新》系列漫畫由雙葉社出版，在日本廣泛發(fā)行。1994年以后，雙葉社通過許可出版的方式，將《蠟筆小新》系列漫畫在香港、臺灣發(fā)行?！断灩P小新》動畫片也隨之在日本、中國香港、臺灣等東南亞國家、地區(qū)播放。雙葉社的“蠟筆小新”商標自1994年開始在日本、中國臺灣注冊，涉及第9、14、16、25類等十幾個類別。1995年4月1日雙葉社與國際影業(yè)有限公司簽訂商品化權合同，將漫畫《蠟筆小新》在亞洲的商品化權提供給國際影業(yè)有限公司獨家行使，由該公司負責“蠟筆小新”卡通造型商品的開發(fā)、制造，主要包括玩具、文具、休閑、服飾等商品，并在臺灣市場銷售?！断灩P小新》系列漫畫在中國大陸正式發(fā)行始于2003年。雙葉社的“蠟筆小新”商標在中國大陸注冊始于2002年3月18日，由國際影業(yè)有限公司申請注冊，于2003年7月7日獲準(注冊號為（略）)，使用在第21類牙刷、水杯、紙巾分配器等商品上。雙葉社提及的應被認定為馳名商標的第（略）號“蠟筆小新及圖”商標系由國際影業(yè)有限公司于2002年3月18日提出注冊申請，于2004年2月28日獲得注冊，使用在第16類書、連環(huán)漫畫書、卡紙板制品上。
針對以上事實，各方當事人均無異議，本院予以確認。在本案訴訟過程中，雙葉社對其已經向商標評審委員會提交的證據進一步予以明確，用以下證據證明“蠟筆小新”文字、圖形系列商標系馳名商標：
證據7《蠟筆小新》漫畫在日本的出版清單、雙葉社法定代表人出某的關于單行本《蠟筆小新》在日本國內印刷冊數和銷售總額的聲明；
證據8《蠟筆小新》在臺灣和香港出版的金額及數量列表；
證據10《蠟筆小新》漫畫在世界不同國家用不同語言出版的清單和漫畫封頁及在世界其他國家和地區(qū)的單行本銷量統(tǒng)計；
證據11日本大阪府立中之島圖書館出具的關于《朝日新聞》等報刊對《蠟筆小新》動畫片的播出時間和新聞報道摘錄；
證據13亞洲電視臺出具的《蠟筆小新》的播出情況；
證據16“蠟筆小新”系列商標在中國、日本、中國香港等地的注冊列表及注冊證復印件；
證據17雙葉社分別與國際影業(yè)有限公司、日本風車影視文化發(fā)展有限公司簽訂的商品化權合同和業(yè)務委托合同以及日本風車影視文化發(fā)展有限公司分別與中國唱片總公司、上海怡得網絡有限公司簽訂的原版版權合同和著作權許可使用合同；
證據18“蠟筆小新”商品化申請程序及關于“蠟筆小新”手機動漫下載的相關材料；
證據19“蠟筆小新”形象被許可使用的地區(qū)及商品清單及使用在商品上的圖片；
證據20港臺媒體清單及相關報道；
證據21國內《新民晚報》等報刊對蠟筆小新動畫片漫畫的報道；
證據22合法授權的手機動漫下載和第五屆中國上海國際藝術節(jié)宣傳冊；
證據23歐洲媒體對“蠟筆小新”的報道。
上述證據中的7、8、10、11、13、19、20、23以及證據16中除我國商標局頒發(fā)的第（略）、（略）號兩份商標注冊證以外的其他部分和證據17中雙葉社分別與國際影業(yè)有限公司、日本風車影視文化發(fā)展有限公司簽訂的商品化權合同和業(yè)務委托合同所欲證明的事實均發(fā)生在中國大陸以外；證據16中我國商標局頒發(fā)的第（略）、（略）號兩份商標注冊證、證據17中日本風車影視文化發(fā)展有限公司分別與中國唱片總公司、上海怡得網絡有限公司簽訂的原版版權合同和著作權許可使用合同以及證據18、21、22所欲證明的主要事實均發(fā)生在爭議商標注冊申請日1996年11月26日之后。
以上事實，有第X號裁定、爭議商標檔案和商標公告復印件、雙葉社在行政程序中提供的證據、當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為，根據原告和被告的訴辯主張以及第三人的陳述，本案涉及如下三個方面的問題：
一、針對雙葉社以侵犯其在先權利為由提出撤銷爭議商標注冊申請的法律適用及是否超過法定期限的問題。
雙葉社以侵犯其在先權利為由提出撤銷爭議商標的注冊，屬于修改后商標法第三十一條所列舉的情形。根據最高人民法院《關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第五條的規(guī)定，對商標法修改決定施行前發(fā)生的屬于修改后商標法第三十一條列舉的情形，商標評審委員會于商標法修改決定施行后作出裁定，當事人不服提起行政訴訟的，適用修改后商標法。該司法解釋中的“發(fā)生”應當理解為是針對爭議商標提出爭議的情形。本案中，第X號裁定是商標評審委員會依據雙葉社于2005年1月26日以爭議商標的注冊侵犯了其在先權利，即違反了商標法第三十一條的規(guī)定為由提出撤銷申請而作出的。由于提出撤銷爭議商標的申請和作出裁定均發(fā)生在商標法修改決定施行(2001年12月1日)后，故本案并不屬于最高人民法院《關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第五條規(guī)定的情形。但是判斷某一具體行為的法律適用，應以該具體行為的發(fā)生時間為確定標準。作為一種原則，如果某種行為發(fā)生在修改法施行之后，且修改前商標法相關條款已被廢止，那么，修改后的法律不再具有溯及既往的效力，對于修改法施行之前的行為，修改后的法律不具有拘束力。在本案中，由于雙葉社于2005年1月26日向被告提出撤銷爭議商標申請，是在修改后商標法施行之后，故在無特別規(guī)定的情況下，本案應適用修改后商標法進行審理。
根據修改后商標法第四十一條規(guī)定，以侵害他人在先權利為由提出撤銷注冊商標的，利害關系人應當在自商標注冊之日起5年內提出撤銷申請，并且商標法明確規(guī)定該5年的期限自爭議商標核準注冊之日起計算。本案中，因爭議商標取得核準注冊的時間是1997年7月7日，距雙葉社提出撤銷申請的時間2005年1月26日已經超過5年的期限，故商標評審委員會的第X號裁定以超過法律規(guī)定的期限為由駁回雙葉社以違反商標法第三十一條為由撤銷爭議商標申請符合法律規(guī)定。雙葉社所提在申請期限上適用修改前商標法或者如適用修改后商標法申請期限應自該法施行之日起算的主張于法無據，本院不予支持。
二、關于雙葉社主張的“蠟筆小新”(文字和圖形)構成未在中國注冊的馳名商標以及爭議商標注冊屬于對未注冊馳名商標復制、摹仿的認定問題。
商標法第十三條規(guī)定，就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。違反該規(guī)定，是撤銷爭議商標的法定理由之一。雙葉社以爭議商標違反商標法第十三條規(guī)定提出的撤銷理由能否成立，關鍵在于判定申請人的“蠟筆小新”(文字和圖形)是否作為商標在爭議商標申請注冊前是否已在中國大陸成為使用在第16類墨水等商品上的馳名商標。根據雙葉社提供的證明資料，均不能證明在爭議商標申請注冊日，即1996年1月9日之前，“蠟筆小新”圖形和文字作為商標在中國大陸地區(qū)進行使用。因此，第X號裁定沒有認定“蠟筆小新”文字和圖形屬于未注冊的馳名商標是正確的。雙葉社認為“蠟筆小新”圖形和文字構成未注冊的馳名商標之主張缺乏事實依據，本院不予支持。
三、關于爭議商標是否屬于以欺騙手段或其他不正當手段取得注冊的問題。
商標法第四十一條第一款規(guī)定的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的”行為，雖然可以理解既包括商標注冊人在申請注冊的時候，以弄虛作假的手段欺騙商標行政主管機關取得注冊的行為，也包括基于進行不正當競爭、牟取非法利益的目的，惡意進行注冊的行為。但是，該撤銷理由應當理解為是與因違反商標法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條等因損害特定權利人權利而撤銷的相對性理由性質不同的絕對性理由，不應當包括明知他人或應知他人的商標而申請注冊的行為。在本案中，因雙葉社并未提交證據證明爭議商標的注冊屬于在申請注冊時以弄虛作假的手段欺騙商標行政主管機關取得注冊的行為，亦未證明申請商標在申請注冊時以“欺騙”以外的其他有違誠實信用原則的不合法手段取得注冊、使爭議商標不具備合法性。故雙葉社認為爭議商標的注冊屬于以欺騙手段或者其他不正當手段獲得注冊的主張不能成立，本院不予支持。
綜上所述，被告作出的第X號裁定證據充分，適用法律正確，程序合法，應予維持。原告雙葉社的訴訟請求沒有事實與法律依據，本院不予支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(一)項之規(guī)定，本院判決如下：
維持被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字(2005)第X號《關于第（略）號“蠟筆小新”商標爭議裁定書》。
案件受理費1000元，由原告日本國株式會社雙葉社負擔(已交納)。
如不服本判決，原告日本國株式會社雙葉社可在本判決書送達之日起30日內，被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會和第三人上海恩嘉經貿發(fā)展有限公司可在本判決書送達之日起15日內，向本院提交上訴狀及副本，并交納上訴案件受理費1000元，上訴于中華人民共和國北京市高級人民法院。
審判長張曉霞
代理審判員芮松艷
代理審判員姜庶偉
二00六年六月二十日
書記員王晫
書記員高穎
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