【出處】《法律科學(xué)》2012年第1期
【摘要】當(dāng)然無效抗辯是指，在專利權(quán)侵權(quán)民事訴訟中，被告可以直接主張?jiān)鎸＠麢?quán)“當(dāng)然無效”因而抗辯自己的行為不侵害其專利權(quán)。當(dāng)然無效抗辯具有獨(dú)立價(jià)值，它賦予了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)是否存在無效理由的權(quán)力。當(dāng)然無效抗辯的提出只要具備專利權(quán)無效理由這個(gè)要件即可，但在除斥期間經(jīng)過后，被告無權(quán)再提出當(dāng)然無效抗辯，專利權(quán)無效審理非適格請求人在專利侵權(quán)訴訟中也可以主張當(dāng)然無效抗辯。由于憲政體制、司法體制等多方面的原因，在暫時(shí)尚未具備采納美國賦予法院最終確認(rèn)專利權(quán)效力做法條件的情況下，作為一個(gè)過渡性的措施，在專利權(quán)確權(quán)機(jī)制方面，我國專利法有必要吸納當(dāng)然無效抗辯。
【關(guān)鍵詞】專利權(quán)；當(dāng)然無效抗辯；公知技術(shù)抗辯；權(quán)利濫用抗辯
【寫作年份】2012年


【正文】

　　日本2004年修改專利法[1]時(shí)，新增了第104條之3的規(guī)定。日本學(xué)者將該條規(guī)定稱為專利權(quán)侵權(quán)訴訟中被告據(jù)以對抗專利權(quán)人侵權(quán)指控的“當(dāng)然無效抗辯原則”或者專利權(quán)“無效抗辯原則”（以下簡稱“當(dāng)然無效抗辯”）[2]。由于二者的法律構(gòu)成并沒有本質(zhì)區(qū)別，同時(shí)“當(dāng)然無效抗辯”更能直觀地反映出該種抗辯的本義，因此本文采用“當(dāng)然無效抗辯”的說法。那么究竟什么是“當(dāng)然無效抗辯”？它是如何被引入日本專利法的？它是否具有獨(dú)立的價(jià)值和意義？適用該原則時(shí)應(yīng)該具備什么條件？該原則對我國專利權(quán)確權(quán)機(jī)制的改革具有什么借鑒意義？本文將分以下四個(gè)部分依次對這些問題進(jìn)行探討，以求對我國專利權(quán)確權(quán)機(jī)制改革有所裨益，并求教于大方之家。

　　一、當(dāng)然無效抗辯的含義和由來

　　日本專利法中并沒有當(dāng)然無效抗辯的稱謂，它是日本學(xué)者總結(jié)《日本專利法》第104條之3第1款規(guī)定提出來的一個(gè)說法。{1}269,{2}315,{7}172按照日本專利法第104條之3第1款的規(guī)定[3]，當(dāng)然無效抗辯是指，在專利權(quán)或獨(dú)占實(shí)施權(quán)的侵權(quán)訴訟中，該專利權(quán)按照專利無效審判程序[4]應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為無效的，專利權(quán)人或獨(dú)占實(shí)施權(quán)人不能向相對方行使專利權(quán)或者獨(dú)占實(shí)施權(quán)。也就是說，在專利權(quán)侵權(quán)民事訴訟中，被告可以直接主張?jiān)娴膶＠麢?quán)“當(dāng)然無效”因而抗辯自己的行為不侵害其專利權(quán)，但條件是，審理案件的法院認(rèn)為原告的專利權(quán)按照專利無效審判程序應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為無效。但是，被告的當(dāng)然無效抗辯權(quán)并不是無限制的。實(shí)踐中許多被告往往濫用當(dāng)然無效抗辯權(quán)，動輒提出幾十個(gè)無效理由，以圖達(dá)到拖延訴訟之目的。在這個(gè)攻擊和防御的過程中，原告也存在利用作為對抗手段的訂正審理程序以達(dá)到延緩訴訟之目的。為此，《日本專利法》第104條之3第2款規(guī)定，作為攻擊（指當(dāng)然無效抗辯）或者防御方法（指訂正審理），如果法院認(rèn)定其目的在于不當(dāng)延遲訴訟，可依當(dāng)事人申請或者按照職權(quán)駁回。

　　按照日本學(xué)者的理解，當(dāng)然無效抗辯背后的法理是“行政行為無效法理”。{1}272。行政行為無效法理是和行政行為公定力原理相對的一種法理。按照行政行為公定力原理，行政機(jī)關(guān)作出管理決定后，不管其是否合法，都產(chǎn)生一種法律上的拘束力，行政管理相對方應(yīng)當(dāng)首先尊重與服從[5]，如果認(rèn)為該決定或措施侵犯其合法權(quán)益，只有通過事后途徑加以矯正[6]。但按照行政行為無效法理，行政行為公定力原理并非絕對普適的，如果行政管理行為有重大、明顯的違法情形，則自其成立開始，就無任何法律約束力可言，被管理者有權(quán)不服從[7][8]。將行政行為無效法理應(yīng)用到專利侵權(quán)訴訟中，可以很容易地得出如下結(jié)論：既然國家專利局違反專利法的規(guī)定，授予了本不該授予的專利權(quán)，則該授權(quán)行為從一開始就沒有任何法律拘束力，其授予的專利權(quán)理所當(dāng)然無效（即“當(dāng)然無效”），受該授權(quán)行為及其結(jié)果（專利權(quán)）拘束的行為人在訴訟階段應(yīng)當(dāng)有權(quán)進(jìn)行不侵權(quán)的抗辯，即當(dāng)然無效的抗辯。

　　《日本專利法》第104條之3確立當(dāng)然無效抗辯經(jīng)歷了一個(gè)判例和學(xué)說的長期發(fā)展過程。在上述行政行為公定力原理的主導(dǎo)下，加上法院和特許廳不同職能分工導(dǎo)致的兩者各自不同的特長（特許廳掌握技術(shù)發(fā)展的脈絡(luò)，擅長發(fā)明創(chuàng)造專利性的判斷，但法院并不像特許廳一樣清晰掌握技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)，并不擅長發(fā)明創(chuàng)造專利性的判斷，而擅長侵權(quán)與否的判斷），自1885年制定實(shí)施專利法之后的很長一段時(shí)間里，日本最高法院以及下級法院一直奉行“無效判斷否定說”。{2}315早在1904年日本最高法院就通過判例確定了該學(xué)說，其后又通過一系列判決強(qiáng)化了該學(xué)說。按照當(dāng)時(shí)的日本最高法院—大審院的解釋，即使專利權(quán)存在無效理由，但只要沒有通過無效審理程序認(rèn)定其無效，專利權(quán)就不應(yīng)當(dāng)喪失其效力，法院也不能對專利權(quán)的合理性及其效力進(jìn)行判斷，要想使專利權(quán)徹底無效，被告只有發(fā)動無效審理程序[9]。

　　在上述“無效判斷否定說”支配下，《日本專利法》第168條第2款規(guī)定，在專利權(quán)侵權(quán)訴訟過程中，如果被告提出原告專利權(quán)無效審理之請求，法院可以中止訴訟，直到專利權(quán)無效審理結(jié)果出來之后再恢復(fù)訴訟。雖然在日本專利權(quán)無效審理程序是一個(gè)準(zhǔn)司法程序，但畢竟存在東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院的一審和日本最高法院的二審程序，從專利權(quán)侵權(quán)民事訴訟的審理效率和當(dāng)事人成本負(fù)擔(dān)角度看，不利于專利權(quán)侵權(quán)民事訴訟案件的快速解決，并且極大加重了當(dāng)事人負(fù)擔(dān)。為了解決這兩個(gè)方面的問題，日本法院和學(xué)者開始思考：雖然被告在專利權(quán)侵權(quán)訴訟過程中提出了無效審理申請，但在什么情況下法院可以不中止訴訟又不根本觸及專利權(quán)的對世有效性而直接做出判決呢？在這種思考的基礎(chǔ)上，日本逐漸形成了以下幾種主要學(xué)說：

　　自由公知技術(shù)抗辯說。這種學(xué)說認(rèn)為，專利權(quán)的效力不及于自由公知技術(shù)，如果被告實(shí)施的侵權(quán)物品屬于自由公知技術(shù)范圍內(nèi)的物品，則原告不能對其行使停止侵害等請求權(quán)，否則有違專利法的基本原理[10]。

　　限定解釋說。這種學(xué)說認(rèn)為，在專利權(quán)尚未通過無效審理程序宣告無效之前，仍然應(yīng)當(dāng)承認(rèn)專利權(quán)的有效性，但必須對專利發(fā)明的技術(shù)范圍進(jìn)行限定解釋。限定解釋說又分為兩種。一是擴(kuò)張解釋否定說，又稱廣義上的限定解釋說。按照該學(xué)說，即使判明專利技術(shù)全部為公知技術(shù)，只要專利權(quán)未被宣告無效，則仍然必須作為有效的專利權(quán)處理，但在這種情況下，不能對發(fā)明的技術(shù)范圍進(jìn)行擴(kuò)張解釋，而是相反，應(yīng)當(dāng)按照專利請求保護(hù)范圍的文字進(jìn)行同一意義上的、嚴(yán)格的限定解釋。二是實(shí)施例限定說，又稱為狹義的限定解釋說。按照該學(xué)說，應(yīng)當(dāng)通過比請求專利保護(hù)范圍狹窄的專利說明書中的實(shí)施例、明細(xì)書、圖面公開的技術(shù)范圍來解釋請求專利保護(hù)的技術(shù)范圍，并在此基礎(chǔ)上比對侵權(quán)物品和實(shí)施例、明細(xì)書、圖面之間的差異，從而得出是否侵權(quán)的結(jié)論。{3}

　　保護(hù)范圍不存在說。此種學(xué)說認(rèn)為，請求專利權(quán)保護(hù)的范圍如果屬于全部公知的發(fā)明，在專利權(quán)人沒有通過訂正審判程序?qū)⑵浔Ｗo(hù)范圍修訂為非全部公知時(shí)，請求專利權(quán)保護(hù)的范圍無法確定，如果專利權(quán)人因此而對被告主張停止侵害等請求權(quán)，法院應(yīng)當(dāng)駁回其請求。{4}146

　　權(quán)利濫用說。該種學(xué)說認(rèn)為，在專利權(quán)通過無效審判程序被宣告無效的可能性非常高的情況下，如果專利權(quán)人對第三人行使專利權(quán)，則屬于權(quán)利濫用，在訴訟過程中，其主張不應(yīng)得到支持。{5}58該學(xué)說在日本最高法院2000年判決的“半導(dǎo)體裝置”一案中得到了運(yùn)用。在該案的判決中，日本最高法院明確指出：在明顯存在專利權(quán)無效理由、而且當(dāng)事人已經(jīng)提出了無效審判請求的情況下，允許專利權(quán)人以該專利權(quán)為基礎(chǔ)提出停止侵害和賠償損失的請求是不妥當(dāng)?shù)?。在這種情況下，專利權(quán)人對第三人行使專利權(quán)的話，屬于專利權(quán)濫用。{6}日本最高法院之所以采用專利權(quán)濫用說，主要基于以下三點(diǎn)理由：一是在專利權(quán)明顯存在無效理由的情況下，如果賦予專利權(quán)人停止侵害請求權(quán)和損害賠償請求權(quán)，明顯給予了專利權(quán)人不正當(dāng)?shù)睦?，而使發(fā)明實(shí)施人承受了不當(dāng)?shù)姆抢?，其結(jié)果違背衡平理念。二是在專利權(quán)侵權(quán)訴訟過程中，如果不允許被告以專利權(quán)存在無效理由直接進(jìn)行抗辯的話，相當(dāng)于迫使并不追求專利權(quán)對世無效的被告發(fā)動和進(jìn)人專利權(quán)無效審判程序，這顯然與訴訟經(jīng)濟(jì)原則相違背。三是《日本專利法》第168條第2款[11]并不能解釋為：專利權(quán)明顯存在無效理由的情況下，法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，直到確實(shí)可以預(yù)見專利權(quán)被宣告為無效時(shí)為止（也就是說，在專利權(quán)明顯存在無效理由的情況下，法院可以不中止訴訟）。{6}。

　　當(dāng)然無效說[12]。按照該學(xué)說，授權(quán)專利權(quán)的行為屬于行政處分行為，既然承認(rèn)行政法上的行政處分當(dāng)然無效以及以此為前提的法律關(guān)系的訴訟，則當(dāng)發(fā)明存在欠缺新穎性這樣重大而且明白的瑕疵時(shí)，侵權(quán)訴訟中的專利權(quán)當(dāng)然應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“當(dāng)然無效”[13]。

　　上述諸種學(xué)說中，對《日本專利法》第104條之3真正產(chǎn)生了重大影響的是權(quán)利濫用說和當(dāng)然無效抗辯說。權(quán)利濫用說不但徹底改變了日本最高法院以及下級法院自明治時(shí)代以來一貫堅(jiān)持的法院不得對專利權(quán)的有效性進(jìn)行判斷的傳統(tǒng)，賦予了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)非對世性無效的權(quán)利，{7}175而且限定了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)非對世性無效應(yīng)當(dāng)具備的無效理由“明白性”要件，雖然《日本專利法》第104條之3文字上未采取一一對應(yīng)的方式加以承繼，但日本法院在實(shí)際應(yīng)用過程中實(shí)質(zhì)上加以了吸納。不過由于權(quán)利濫用說形式上仍然以承認(rèn)專利權(quán)的存在及其有效性為前提，因而《日本專利法》第104條之3并沒有全盤照搬該學(xué)說，而是基本上采納了當(dāng)然無效說。

　　要指出的是，雖然日本絕大部分學(xué)者認(rèn)為日本最高法院在“半導(dǎo)體裝置”一案中采用的是權(quán)利濫用說，但因權(quán)利濫用應(yīng)當(dāng)以有效的、沒有瑕疵的權(quán)利存在為前提，{2}319因此按照本文的理解，日本最高法院在“半導(dǎo)體裝置”一案中采用的并非權(quán)利濫用說，而是當(dāng)然無效抗辯說。因?yàn)閺纳鲜鋈毡咀罡叻ㄔ号袥Q的理由看，雖然其認(rèn)為專利權(quán)人對相對人行使存在明顯無效理由的專利權(quán)屬于權(quán)利濫用，但因?qū)嵸|(zhì)上并不存在權(quán)利濫用的前提，即有效的、沒有瑕疵的專利權(quán)，所以本文并不贊成日本最高法院以及絕大多數(shù)學(xué)者的解釋。明白這一點(diǎn)對于本文第二部分討論當(dāng)然無效抗辯的獨(dú)立價(jià)值和意義非常重要。

　　二、當(dāng)然無效抗辯的獨(dú)立價(jià)值和意義

　　當(dāng)然無效抗辯具有獨(dú)立的價(jià)值，它既不同于公知技術(shù)抗辯，也不同于權(quán)利濫用抗辯。就當(dāng)然無效抗辯和公知技術(shù)抗辯而言，兩者雖然都能夠加快訴訟效率、減輕當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，但在法律構(gòu)成上并不相同。公知技術(shù)抗辯是指，如果被告使用的是公知技術(shù)（不管是自由公知技術(shù)還是上面存在權(quán)利的公知技術(shù)），由于不屬于要求專利權(quán)保護(hù)的技術(shù)，因此與原告要求專利保護(hù)范圍內(nèi)的技術(shù)沒有關(guān)系，原告沒有理由對被告行使停止侵害請求權(quán)和損害賠償請求權(quán)。由此可見，在公知技術(shù)抗辯中，法院比對的是被告使用的技術(shù)和公知技術(shù)。經(jīng)過比對，只要確認(rèn)被告使用的技術(shù)屬于公知技術(shù)，就可以根據(jù)不得針對公知技術(shù)行使專利權(quán)的專利法基本原理作出判決，因而法院不必考察專利技術(shù)本身的專利性問題。由此可以進(jìn)一步看出，公知技術(shù)抗辯是以嚴(yán)格堅(jiān)持法院和國家專利局的職能分工主義為前提的。在公知技術(shù)抗辯中，即使在專利權(quán)非對世性無效的個(gè)案中，法院也無權(quán)考察專利技術(shù)的專利性，專利技術(shù)的專利性，只有清晰掌握技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)的國家專利局才有權(quán)考察。而當(dāng)然無效抗辯不同。在當(dāng)然無效抗辯中，如果需要進(jìn)行技術(shù)比對的話，法院比對的是原告要求專利權(quán)保護(hù)的技術(shù)和公知技術(shù)的關(guān)系。經(jīng)過比對，如果發(fā)現(xiàn)原告要求專利權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)的技術(shù)存在專利法規(guī)定的喪失新穎性等無效理由，是不應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)的技術(shù)，應(yīng)當(dāng)被專利權(quán)無效審理程序宣告無效時(shí)，法院就可以根據(jù)不得針對被告行使存在無效理由的專利權(quán)的法理作出判決。由此可見，當(dāng)然無效抗辯打破了法院和國家專利局之間嚴(yán)格的職能分工主義，賦予了法院在個(gè)案中考察專利技術(shù)專利性的權(quán)力，法院有權(quán)在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)非對世性無效。

　　由上可見，公知技術(shù)抗辯和當(dāng)然無效抗辯具有各自不同的守備范圍和作用，因而無法相互替代。日本著名知識產(chǎn)權(quán)法專家中山信弘先生認(rèn)為，《日本專利法》第104條之3規(guī)定了專利權(quán)無效抗辯原則（當(dāng)然無效抗辯）之后，基本上使公知技術(shù)抗辯原則失去了作用。{2}318這種觀點(diǎn)是值得商榷的。單純從法條上看，日本專利法確實(shí)沒有規(guī)定公知技術(shù)抗辯原則，但這并不能說明當(dāng)然無效抗辯就能替代公知技術(shù)抗辯。的確，在當(dāng)然無效抗辯中，存在要求專利權(quán)保護(hù)的技術(shù)屬于公知技術(shù)的情況。但在這種情況下，并不能當(dāng)然適用公知技術(shù)抗辯原則，因?yàn)榧词狗ㄔ菏紫炔槊饕髮＠Ｗo(hù)的技術(shù)屬于公知技術(shù)，在沒有查明被告使用的技術(shù)屬于公知技術(shù)的情況下，被告進(jìn)行公知技術(shù)抗辯就沒有法理基礎(chǔ)。而如果法院首先查明了被告使用的技術(shù)屬于公知技術(shù)，則根本就沒有必要再去查明要求專利保護(hù)的技術(shù)是否屬于公知技術(shù)?？梢姡诜ㄔ菏紫炔槊髟嬉髮＠Ｗo(hù)的技術(shù)屬于公知技術(shù)的情況下，被告只有利用當(dāng)然無效進(jìn)行抗辯的余地。結(jié)論只能是，當(dāng)然無效抗辯并不能取代公知技術(shù)抗辯。從這里也可以進(jìn)一步看出當(dāng)然無效抗辯獨(dú)立于公知技術(shù)抗辯的價(jià)值所在。

　　當(dāng)然無效抗辯也不同于權(quán)利濫用抗辯。如上所述，雖然日本最高法院在2000年的“半導(dǎo)體專利”一案中采用了權(quán)利濫用說，很多日本學(xué)者也表示認(rèn)同，但本文認(rèn)為日本最高法院在這個(gè)案件中實(shí)際采用的是當(dāng)然無效抗辯說。在關(guān)于權(quán)利濫用的問題上，本文贊成中山信弘先生的意見，即認(rèn)為權(quán)利濫用應(yīng)當(dāng)以存在有效的、沒有瑕疵的權(quán)利為前提。試問：如果連有效的權(quán)利都不存在，又何來權(quán)利濫用呢？從這個(gè)意義上理解權(quán)利濫用的話，就非常容易發(fā)現(xiàn)當(dāng)然無效抗辯和權(quán)利濫用抗辯的區(qū)別。首先，當(dāng)然無效抗辯中，不管從形式上還是從實(shí)質(zhì)上看，并不存在有效的專利權(quán)這個(gè)前提。而權(quán)利濫用抗辯中，存在有效的、沒有瑕疵的專利權(quán)這個(gè)前提。其次，權(quán)利濫用抗辯考察的是作為原告的專利權(quán)人是否以有害被告的方式行使專利權(quán)，是否以違背專利權(quán)存在的目的行使專利權(quán)，{8}148-150因而根本不觸及專利權(quán)的有效性問題，法院也無需比對被告使用的技術(shù)和原告要求專利保護(hù)的技術(shù)、公知技術(shù)之間的關(guān)系。而當(dāng)然無效抗辯考察的恰恰是個(gè)案中原告要求專利保護(hù)的技術(shù)的專利性問題，法院必須考察原告要求專利保護(hù)的技術(shù)和公知技術(shù)之間的關(guān)系。其三，由于權(quán)利濫用的情況復(fù)雜多變，因此各國民法只是將民事權(quán)利不得濫用作為基本原則加以規(guī)定，而并不詳盡列舉民事權(quán)利濫用的表現(xiàn)方式，因而賦予了法院廣泛的認(rèn)定民事權(quán)利濫用情形的自由裁量權(quán)。但在當(dāng)然無效抗辯中，由于涉及專利權(quán)本身有效性的重大問題，因此對于無效理由應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格加以控制，否則就會影響法律的安定性。為此，《日本專利法》第126條詳細(xì)列舉了可以請求進(jìn)行專利權(quán)無效審理的各種理由。這說明，在涉及當(dāng)然無效抗辯的案件中，法院對于專利權(quán)無效的理由不得像認(rèn)定權(quán)利濫用的情形那樣，可以廣泛行使自由裁量權(quán)。當(dāng)然，按照日本最高法院的理解，在當(dāng)然無效抗辯中，無效理由還必須具備“明白性”要件，這就進(jìn)一步限制了法院自由裁量權(quán)的發(fā)揮。基于這幾個(gè)方面的理由，權(quán)利濫用抗辯也無法替代當(dāng)然無效抗辯。

　　關(guān)于當(dāng)然無效抗辯的意義，日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院的高部真規(guī)子法官進(jìn)行了很好的總結(jié)。高部真規(guī)子法官認(rèn)為，其最直接的意義在于賦予了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)是否明顯存在無效理由的權(quán)力，從而打破了日本長期堅(jiān)守的法院和特許廳之間的嚴(yán)格職能分工主義，使日本在現(xiàn)行專利制度下，與世界主要國家的制度保持了一致。據(jù)此，當(dāng)然無效抗辯實(shí)現(xiàn)了糾紛的一次性解決目的，符合訴訟經(jīng)濟(jì)的原則，使得專利權(quán)侵權(quán)訴訟的審理迅速化。{7}175

　　三、當(dāng)然無效抗辯適用的條件

　　從日本最高法院和日本學(xué)者的論述看，在專利侵權(quán)訴訟中，被告提出當(dāng)然無效抗辯需要具備的要件，主要集中在以下四個(gè)方面進(jìn)行討論：

　　（一）專利權(quán)存在哪些無效理由？《日本專利法》第104條之3并沒有具體限定列舉這里的無效理由，日本最高裁判所也沒有通過具體案例對這里的無效理由進(jìn)行類型化。這導(dǎo)致了法院和學(xué)者的不同理解。日本最高法院在2000年的“半導(dǎo)體裝置”一案中只是認(rèn)為，本案中的無效理由包括《日本專利法》第29條第2款（創(chuàng)造性要件）、第29條之2（抵觸申請）的無效情形，并沒有對《日本專利法》第123條第1款規(guī)定的所有無效理由是否可以審查發(fā)表意見。田村善之教授認(rèn)為，只有在請求專利保護(hù)的范圍與公知技術(shù)同一、專利權(quán)明顯缺乏新穎時(shí)，被告才能進(jìn)行當(dāng)然無效抗辯。{1}272但高部真規(guī)子法官和中山信弘先生認(rèn)為，原則上所有的無效理由，法院都可以審理。{9},{16}，{2}319

　　本文認(rèn)為，認(rèn)為只有在專利技術(shù)完全屬于公知技術(shù)才允許被告提出當(dāng)然無效抗辯的觀點(diǎn)有失偏頗。理由在于，雖然《日本專利法》第104條之3沒有詳盡列舉當(dāng)然無效抗辯中的專利無效理由，但既然第123條第1款列舉了可以請求進(jìn)行無效審理的8個(gè)事由，而第104條之3對無效理由又沒有排除性規(guī)定，則當(dāng)然無效抗辯中的無效理由應(yīng)當(dāng)根據(jù)第123條第1款的規(guī)定進(jìn)行解釋，以免不適當(dāng)限制被告可以進(jìn)行當(dāng)然無效抗辯的范圍。不這樣進(jìn)行解釋，而將無效理由限定于缺少新穎性或者創(chuàng)造性兩個(gè)方面，則在其他無效理由情況下被告無法進(jìn)行當(dāng)然無效抗辯，這樣就會使當(dāng)然無效抗辯加快審判效率的立法目的大打折扣。

　　（二）無效理由是否需要具有“明白性”[14]？對此，一種意見認(rèn)為，雖然日本最高法院在2000年的“半導(dǎo)體裝置”一案中要求無效理由具有明白性，但《專利法》第104條之3并沒有規(guī)定這一要件，因此應(yīng)當(dāng)理解為無需“明白性”這一要件。{2}319但日本少數(shù)學(xué)者和立法者依然贊成日本最高法院的觀點(diǎn)，認(rèn)為《日本專利法》第104條之3第1款雖然沒有明確使用“明白性”字眼，但“專利權(quán)按照專利無效審判程序應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為無效”實(shí)際上規(guī)定的就是“明白性”要件。{10}123,{11}108高部真規(guī)子法官堅(jiān)持“明白性”要件觀點(diǎn)的主要理由有二。一是《日本專利法》第178條第6款規(guī)定，即使專利權(quán)存在無效理由，也不能為了使其無效而向法院提出無效審判請求，而只能向日本特許廳提出無效審理請求，按照《日本專利法》第125條的規(guī)定，無效審理是一種使專利授權(quán)對世無效的、具有形成性質(zhì)的行為，專利權(quán)一旦被認(rèn)定無效，專利權(quán)視為自始不存在。在這種專利權(quán)有效性推定的專利法制度下，如果在個(gè)案中進(jìn)行利益考量時(shí)不要求無效理由的明白性，動輒讓法院以專利權(quán)存在無效理由而禁止專利權(quán)人行使法定權(quán)利，將給專利權(quán)人帶來過大的不利益。二是在日本現(xiàn)行專利法體制下，專利權(quán)無效審理程序和當(dāng)然無效抗辯同時(shí)存在，如果不要求“明白性”要件，有可能導(dǎo)致日本特許廳的判斷和法院的判斷出現(xiàn)完全相反的情況，從而影響法律的安定性。{10}126 - 127高部真規(guī)子提出的理由基本上也反映了日本最高法院在“半導(dǎo)體裝置”一案判決中所表達(dá)的觀點(diǎn)。{6}田村善之教授除了贊成高部真規(guī)子提出的上述第二個(gè)理由之外，還提出了另外一個(gè)理由，即認(rèn)為將無效理由限定為“明顯無效的事由”不會給法院判斷增加過重的負(fù)擔(dān)，從而保證法院判斷與日本特許廳判斷的一致性。{1}272

　　比較上述兩種觀點(diǎn)，本文認(rèn)為，第一種觀點(diǎn)更加具有可操作性。理由在于，究竟什么是無效理由的“明白性”，持第二種觀點(diǎn)的學(xué)者以及日本最高法院都沒有進(jìn)行任何解釋性說明，因此缺少可操作性和借鑒意義。實(shí)際上，專利權(quán)是否具備無效理由，法院并不是一眼就能夠看出來的，需要認(rèn)真加以理性的判斷。法院進(jìn)行的這種理性判斷大概無法稱之為無效理由的“明白性”。這樣一來，為了避免當(dāng)事人就“明白性”的程度發(fā)生爭議以及由此帶來當(dāng)事人雙方舉證負(fù)擔(dān)的增加，以及避免法院在認(rèn)定“明白性”時(shí)存在的過分主觀現(xiàn)象，還不如采納日本學(xué)者的第一種意見，認(rèn)為當(dāng)然無效抗辯的提出只要具備無效理由即可，而無需模糊不清、難以界定的“明白性”要件。當(dāng)然，這樣理解并不會導(dǎo)致無效理由“明白性”堅(jiān)持者所擔(dān)心的兩個(gè)后果。一是不會導(dǎo)致法院的判斷和專利局判斷不一致的現(xiàn)象。沒有了“明白性”這樣的要件限制，法院反倒會認(rèn)真就專利權(quán)是否存在無效理由進(jìn)行判斷，從而避免“明白性”要件所帶來的冒失和輕率，其結(jié)果不但不是造成法院判斷和專利局判斷的不一致現(xiàn)象，反而確保了兩者判斷的一致性。退一步說，即使存在法院判斷和專利局判斷不一致的情況，也不能說是沒有要求無效理由“明白性”所帶來的后果，這里面既可能存在法院的認(rèn)知問題，也可能存在專利局的認(rèn)知問題。二是不會過分增加法院的負(fù)擔(dān)。雖然沒有了“明白性”要件的限制，法院必須對專利權(quán)是否存在無效理由進(jìn)行認(rèn)真判斷，但這種負(fù)擔(dān)并不會重于法院對無效理由是否具備“明白性”的判斷。

　?。ㄈ┦欠駪?yīng)當(dāng)“不存在例外情形”？日本最高法院和少數(shù)學(xué)者認(rèn)為，除了應(yīng)當(dāng)具備明白的無效理由外，當(dāng)然無效抗辯還必須“不存在例外情形”。{6}， {7}179 -180。所謂例外情形，按照日本最高法院和高部真規(guī)子法官的解釋，是指不存在通過訂正審理程序刪除專利權(quán)中存在的無效理由從而使專利權(quán)變得有效的情況。訂正審理程序是對當(dāng)然無效抗辯程序的一種再抗辯。不過按照本文的見解，“不存在例外情形”在當(dāng)然無效抗辯的適用中并沒有什么獨(dú)立的價(jià)值。因?yàn)樗耆梢员?ldquo;專利權(quán)存在無效理由”這個(gè)要件所包含。也就是說，在被告提出了當(dāng)然無效抗辯后，原告如果提出訂正審理請求，并且通過該程序刪除了專利權(quán)中的無效理由，則原告的專利權(quán)從無效變得有效，被告提出當(dāng)然無效抗辯就缺少了“專利權(quán)存在無效理由”這個(gè)基礎(chǔ)了，其抗辯自然不會成功。

　?。ㄋ模┊?dāng)然無效抗辯是否應(yīng)當(dāng)以提出有效的專利無效審理為前提？這個(gè)問題又涉及以下幾方面的討論：

　　1．當(dāng)然無效抗辯是否以提出專利無效審理為前提？村林隆一等極個(gè)別學(xué)者認(rèn)為，被告提出當(dāng)然無效抗辯必須首先向?qū)＠痔岢鰧＠麩o效審理請求。{12}85但日本占絕對主流的觀點(diǎn)持反對意見，認(rèn)為當(dāng)然無效抗辯無需以提出專利無效審理為前提。反對派提出的主要理由是：《日本專利法》第104條之3規(guī)定當(dāng)然無效抗辯的立法目的在于加快專利侵權(quán)審判的效率，因此即使不追求專利權(quán)對世無效的被告不提出專利權(quán)無效審理請求，也應(yīng)當(dāng)可以進(jìn)行當(dāng)然無效抗辯。{13}46,{7}180-181確實(shí)，如果當(dāng)然無效抗辯必須以提出無效審理請求為前提的話，相當(dāng)于迫使并不追求專利權(quán)對世無效的被告進(jìn)入無效審理程序，這與《日本專利法》第104條之3設(shè)立的初衷完全背道而馳，因此日本占絕對主流的觀點(diǎn)是可取的。

　　2．除斥期間經(jīng)過后被告能否提出當(dāng)然無效抗辯？這種情況在日本專利法中不會出現(xiàn)，而出現(xiàn)在日本商標(biāo)法中，因?yàn)槿毡旧虡?biāo)法規(guī)定了專利法中沒有的除斥期間制度。按照《日本商標(biāo)法》第47條第1款規(guī)定，商標(biāo)注冊違反第3條、第4條第1款第8項(xiàng)或者第11項(xiàng)至第14項(xiàng)或者第8條第1款、第2款或者第5款的規(guī)定時(shí)，商標(biāo)注冊違反第4條第1款第10項(xiàng)或者第17項(xiàng)的規(guī)定時(shí)（出于不正當(dāng)競爭目的獲得商標(biāo)注冊的除外），商標(biāo)注冊違反第4條第1款第15項(xiàng)的規(guī)定時(shí)（出于不正當(dāng)目的獲得商標(biāo)注冊的除外）或者具備第46條第1款第3項(xiàng)規(guī)定的情形時(shí)，自商標(biāo)權(quán)設(shè)定注冊之日起經(jīng)過了5年時(shí)，不得再請求該商標(biāo)注冊的無效審理。第2款規(guī)定，商標(biāo)注冊違反第7條之2第1款的情況下，自商標(biāo)權(quán)設(shè)定注冊之日開始經(jīng)過5年，而且作為表示該注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人或者其成員業(yè)務(wù)所屬商品或者服務(wù)的標(biāo)識在消費(fèi)者中間被廣為知曉時(shí)，對該商標(biāo)注冊不得再請求第46條第1款的無效審理。

　　按照上述規(guī)定，在商標(biāo)權(quán)侵權(quán)訴訟中，如果經(jīng)過了5年的除斥期間，被告能否再主張當(dāng)然無效抗辯呢？這個(gè)問題日本存在兩種截然相反的觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為除斥期間規(guī)定了爭取權(quán)利的有效時(shí)間界限，在該時(shí)間經(jīng)過后則無效理由合法化，其后在任何程序中都不得再就商標(biāo)權(quán)的有效性進(jìn)行爭議，在商標(biāo)權(quán)侵權(quán)訴訟中當(dāng)然也不得再提出當(dāng)然無效抗辯。{14},{15}313另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然按照《日本商標(biāo)法》第47條規(guī)定不能再提出商標(biāo)權(quán)無效審理請求，但該法39條規(guī)定了商標(biāo)權(quán)侵權(quán)案件適用《專利法》第104條之3，而商標(biāo)權(quán)無效審理程序和商標(biāo)權(quán)侵權(quán)訴訟程序是兩條不同的路徑，其判斷結(jié)果也可能有不同，因而在商標(biāo)權(quán)侵權(quán)訴訟中可以主張當(dāng)然無效抗辯。{16},{17}56,{10}123。

　　本文認(rèn)為，侵權(quán)訴訟中的商標(biāo)權(quán)人雖然違反商標(biāo)法規(guī)定申請并獲得了商標(biāo)注冊，但因?yàn)榻?jīng)過5年的除斥期間后，商標(biāo)權(quán)人在商標(biāo)使用過程中已經(jīng)積累了一定程度的信用，對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也起到了促進(jìn)作用，此時(shí)如果再允許被告（可能是商標(biāo)上的原權(quán)利人、也可能是原權(quán)利人以外的第三人）行使當(dāng)然無效抗辯，將給商標(biāo)權(quán)人造成過大的不利益，也會破壞已經(jīng)形成的交易秩序，因而上述第一種觀點(diǎn)可取。

　　3．專利權(quán)無效審理非適格請求人是否能夠提出當(dāng)然無效抗辯？按照《日本專利法》第123條第2款規(guī)定，在冒認(rèn)專利申請、違反共同發(fā)明創(chuàng)造專利申請的情況下，只有利害關(guān)系人（冒認(rèn)專利申請情況下，指真正的權(quán)利人，包括發(fā)明人和其他依法獲得專利申請權(quán)的人。在共同發(fā)明專利權(quán)申請情況下，指單獨(dú)提出專利申請以外的其他共同發(fā)明人）才能提出專利權(quán)無效審理請求，由此產(chǎn)生的一個(gè)問題是：在專利權(quán)侵權(quán)訴訟中，上述利害關(guān)系人以外的第三人是否能夠提出當(dāng)然無效抗辯？

　　對于上述問題，中山信弘先生持否定意見。{2}321但高部真規(guī)子法官持肯定意見。高部法官認(rèn)為，從本不應(yīng)當(dāng)由原告獲得的專利權(quán)及其權(quán)利行使的判例理論來看，不一定要使當(dāng)然無效抗辯和專利權(quán)無效審理程序完全一致，這樣一來，雖然從《日本專利法》第104條之3中“根據(jù)專利權(quán)無效審理”的語句來看難以直接得出利害關(guān)系人以外的人可以提出當(dāng)然無效抗辯，但據(jù)此還是可以解釋出利害關(guān)系人以外的人也有主張的可能性。在上述特定情況下，如果不允許利害關(guān)系人以外的第三人在專利權(quán)侵權(quán)訴訟中提出當(dāng)然無效抗辯，則冒認(rèn)專利權(quán)人可以要求被告進(jìn)行損害賠償，獲得本不應(yīng)當(dāng)獲得的賠償金，這本身就是一個(gè)問題。由于判例理論上的權(quán)利濫用說，使彈性的判斷成為可能，因此這種情況下，與其讓被告主張?jiān)摲ǖ?04條之3的抗辯，倒不如讓其基于判例理論的權(quán)利濫用論來解決。{7}184

　　高部法官的上述主張應(yīng)該說是可以成立的。從《日本專利法》第104條之3的規(guī)定看，“專利權(quán)根據(jù)專利權(quán)無效審理應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為無效”雖然限定了在冒認(rèn)專利申請等情況下提出無效審理的請求人的適格性，但并沒有因此而限定可以提出當(dāng)然無效抗辯的被告主體資格，因此雖然在專利權(quán)無效審理程序中不能成為適格請求人，但由于專利權(quán)無效審理程序和專利權(quán)侵權(quán)訴訟程序?qū)儆趦煞N性質(zhì)不同的程序，在專利侵權(quán)訴訟中則完全可以成為當(dāng)然無效抗辯的適格主體。如此理解的好處在于，可以使侵權(quán)訴訟中的當(dāng)事人雙方實(shí)現(xiàn)訴訟地位平等，否則，基于專利權(quán)有效性推定的原告將處于有利地位。

　　4．在專利權(quán)經(jīng)過無效審理并且日本特許廳作出維持專利權(quán)有效性的審理決定后，能否基于同一事實(shí)和證據(jù)主張當(dāng)然無效抗辯？一種觀點(diǎn)認(rèn)為，既然日本特許廳已經(jīng)作出了無效理由不存在、維持專利權(quán)有效性的審理決定，根據(jù)《日本專利法》第167條“在專利權(quán)無效審理或者延長專利權(quán)期限無效審理決定進(jìn)行了登記后，任何人不得再基于同一事實(shí)和證據(jù)請求審理”的規(guī)定，在侵權(quán)訴訟中當(dāng)事人就專利權(quán)的有效性發(fā)生爭議后，沒有必要再基于同一事實(shí)和理由來阻止專利權(quán)人行使權(quán)利，否則有違同一糾紛不得重復(fù)進(jìn)行這樣的訴訟上的誠信原則，因而被告不得再主張當(dāng)然無效抗辯。{18}185,{17}56,{2}321另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，由于日本專利法采取專利權(quán)無效審理和侵權(quán)訴訟中的無效抗辯兩種不同路徑的法律制度，兩者之間得出的結(jié)論可能并不一致，因此在不同路徑中主張無效并不會直接導(dǎo)致糾紛重復(fù)進(jìn)行，如果是站在專利權(quán)人不得行使存在無效理由的專利權(quán)角度看待問題的話，被告在提出過無效審理并且專利局作出維持專利權(quán)有效性的決定后，在侵權(quán)訴訟中還是應(yīng)當(dāng)可以主張當(dāng)然無效抗辯的。{10}136

　　確實(shí)，正如上述第二種觀點(diǎn)所言，專利權(quán)無效審理程序和侵權(quán)訴訟中的當(dāng)然無效抗辯是主張專利權(quán)無效的兩種不同程序，日本特許廳關(guān)于專利權(quán)有效無效的判斷和法院的判斷結(jié)論并不能保證絕對一致，考慮到日本特許廳的判斷和一審法院的判斷都必須接受東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院的一審或者二審或者日本最高法院的終審[15]，因此允許被告在專利權(quán)經(jīng)過無效審理并且特許廳作出維持專利權(quán)有效性的決定后再基于同一事實(shí)和證據(jù)主張當(dāng)然無效抗辯更加符合《日本專利法》第104條之3的立法目的，更能平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系。

　　總結(jié)這一部分的討論，本文認(rèn)為，當(dāng)然無效抗辯的提出只要具備專利權(quán)無效理由這個(gè)要件即可，而無需“明白性”這個(gè)要件；當(dāng)然無效抗辯原則具有獨(dú)立性，并不受制于專利權(quán)無效審理程序，因此當(dāng)被告主張當(dāng)然無效抗辯時(shí)，無需以提出專利權(quán)無效審理請求為前置條件；在除斥期間經(jīng)過后，被告無權(quán)再提出當(dāng)然無效抗辯，并且非專利無效審理適格請求人在專利侵權(quán)訴訟中也可以主張當(dāng)然無效抗辯。

　　四、當(dāng)然無效抗辯對我國的借鑒意義

　　2004年《日本專利法》第104條之3吸納日本最高法院2000年在“半導(dǎo)體裝置”一案中的判決成果而確立的當(dāng)然無效抗辯，徹底改變了日本自明治維新以來所堅(jiān)持的法院不得染指專利權(quán)有效性的傳統(tǒng)，賦予了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)相對無效性的權(quán)力，從而加快了民事案件的審判效率，節(jié)省了當(dāng)事人的訴訟成本，合理地平衡了當(dāng)事人之間的利益關(guān)系。更加值得一提的是，為了盡可能減少法院的判斷和專利局判斷之間的不一致，《日本專利法》第168條還規(guī)定了法院和特許廳之間的工作協(xié)調(diào)機(jī)制。該條第3款規(guī)定，在有人提出專利權(quán)或者獨(dú)占實(shí)施權(quán)侵權(quán)訴訟或者訴訟程序終結(jié)時(shí)，法院應(yīng)當(dāng)通知特許廳。第4款規(guī)定，特許廳在收到第3款規(guī)定的法院通知后，應(yīng)當(dāng)就該專利權(quán)是否有人提出無效審理請求通知法院。在該請求被駁回、撤回或者已經(jīng)作出了審理決定的情況下，也應(yīng)當(dāng)通知法院。第5款規(guī)定，法院在收到特許廳有人提出無效審理請求的情況下，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)按照第104條之3提出的攻擊或者防御方法的書面材料通知特許廳。第6款規(guī)定，特許廳在收到第5款規(guī)定的法院通知后，可以請求法院提供無效審理人員認(rèn)為對于審理無效必要的訴訟記錄。

　　對于已經(jīng)被專利權(quán)確權(quán)機(jī)制傷透腦筋[16]、正在不遺余力探索專利權(quán)確權(quán)機(jī)制改革的我國來說[17]，《日本專利法》第104條之3確立的當(dāng)然無效抗辯仍然有其借鑒意義。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　?。ㄒ唬┰谡酱_立當(dāng)然無效抗辯之前，理論界和司法界進(jìn)行了比較精心的法理準(zhǔn)備。如本文第一部分所言，日本在2004年修改專利法增加第104條之3之前，理論界和司法界就發(fā)展出了限定解釋說、自由公知技術(shù)抗辯說、保護(hù)范圍不存在說、權(quán)利濫用說、當(dāng)然無效說等學(xué)說。這些學(xué)說對《日本專利法》第104條之3的確立有的發(fā)揮了直接作用，有的發(fā)揮了間接作用，從而使當(dāng)然無效抗辯具有了自己的法理基礎(chǔ)，應(yīng)用起來比較順暢。我國理論界和司法界雖然也都在提倡專利權(quán)確權(quán)機(jī)制的改革，但縱觀各種改革方案，都給人以臨時(shí)性的應(yīng)急措施之感覺，尚未見到哪種改革方案提出過自己的法理基礎(chǔ)。這種狀況導(dǎo)致的結(jié)果是，改革措施顯得凌亂，沒有條理，經(jīng)不起推敲。就拿作為專利權(quán)確權(quán)機(jī)制改革標(biāo)識性成果的最高法院2001年《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第9條至第11條的規(guī)定來說，雖然理論界和實(shí)踐界幾乎一致認(rèn)為該解釋確立了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)有效性的權(quán)力，但單從解釋論的角度看，實(shí)際上似乎并非如此。和《日本專利法》第104條之3相比，最高法院的這幾條解釋明顯存在以下兩個(gè)重大區(qū)別：

　　其一，按照我國司法解釋第9條至第11條的規(guī)定，人民法院在決定是否中止訴訟時(shí)，必須以被告向國家專利局提出專利權(quán)無效宣告請求為前提。這相當(dāng)于迫使被告發(fā)動專利權(quán)無效宣告程序以求達(dá)到可能中止訴訟之目的，不但增加了被告訴訟成本，而且造成了原被告之間地位的不平等，使原告處于極為有利的地位，因?yàn)樵诒桓嫖刺岢鰧＠麢?quán)無效宣告請求的J情況下，法院將從專利權(quán)有效性推定出發(fā)直接審理案件，無需考慮是否中止訴訟的問題。而《日本專利法》第104條之3規(guī)定被告進(jìn)行當(dāng)然無效抗辯時(shí)，并不以發(fā)動專利權(quán)無效審理程序?yàn)榍疤幔窃谠V訟中可以直接面向原告和法院攻擊原告專利權(quán)的有效性，這樣，被告并不一定要發(fā)動專利無效審理程序以求達(dá)到專利權(quán)對世性無效的結(jié)果，從而節(jié)省了訴訟成本，也不至于造成原被告在訴訟中的地位失衡。

　　其二，按照我國司法解釋第9條至第11條的規(guī)定，完全從是否中止訴訟的角度出發(fā)設(shè)計(jì)相關(guān)制度，而且是否中止訴訟完全取決于法院，這種審判權(quán)中心主義可能導(dǎo)致法院濫用司法自由裁量權(quán)，造成司法不公的現(xiàn)象。而《日本專利法》第104條之3采取的是當(dāng)事人中心主義，從原告的停止侵害請求權(quán)、損害賠償請求權(quán)和被告的抗辯權(quán)直接對抗的角度進(jìn)行攻擊和防御的制度設(shè)計(jì)，從而保證了雙方當(dāng)事人訴訟地位的平等，也真正加快了侵權(quán)案件的審判速度。

　　具體分析我國最高法院司法解釋第9條至第11條，可以分別發(fā)現(xiàn)如下問題：

　　其一，“原告出具的檢索報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型專利喪失新穎性、創(chuàng)造性的技術(shù)文獻(xiàn)的”，法院可以不中止訴訟。對該條做反對解釋的話，如果原告出具的檢索報(bào)告發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)致實(shí)用新型專利喪失新穎性、創(chuàng)造性的技術(shù)文獻(xiàn)的，則法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟。既然法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，就意味著法院必須等待專利無效宣告審理程序結(jié)束、專利權(quán)有效性得到徹底解決后才能再恢復(fù)訴訟，這顯然迫使了并不追求專利權(quán)對世無效的被告不得不進(jìn)入漫長的專利權(quán)確權(quán)程序當(dāng)中，相應(yīng)地也迫使原告和專利復(fù)審委員會不得不跟著被告一起進(jìn)入漫長的專利權(quán)確權(quán)程序當(dāng)中，從而導(dǎo)致被告、原告、專利復(fù)審委員會都陷入苦不堪言的境地。此外，該條解釋在專利權(quán)有效性基本推定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步強(qiáng)化了實(shí)用新型專利權(quán)的有效性，由于在侵權(quán)訴訟中被告無法主動攻擊原告專利權(quán)的有效性，這顯然使得侵權(quán)訴訟喪失了對抗性，利益的天平明顯偏向了作為專利權(quán)人的原告。

　　其二，“被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的”，法院可以不中止訴訟。這條解釋規(guī)定的是大家熟悉的公知技術(shù)抗辯。在這種情況下，法院比對的是被告使用的技術(shù)和公知技術(shù)，經(jīng)過比對，如果發(fā)現(xiàn)被告使用的技術(shù)屬于公知技術(shù)，則可以直接根據(jù)專利權(quán)的效力不得及于公知技術(shù)的專利法基本原理，駁回原告的請求，因而法院根本就無需考察專利權(quán)的有效性。由于不涉及專利權(quán)的有效性，不管被告是否發(fā)動專利權(quán)無效宣告程序，法院都用不著考慮是否中止訴訟的問題。由此可見，最高法院的這條解釋不但自相矛盾，而且完全是多余的。由此也可以得到一個(gè)重要結(jié)論，即那種認(rèn)為在被告使用的技術(shù)屬于公知技術(shù)的情況下，該條解釋賦予了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)有效性的觀點(diǎn)是完全站不住腳的。

　　其三，“被告請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的”，法院可以不中止訴訟。由于被告是向?qū)＠麖?fù)審委員會而不是法院提出專利權(quán)無效宣告申請，所有的證據(jù)材料都遞交給了專利復(fù)審委員會，法院又依據(jù)什么做出上述判斷呢？

　　其四，“人民法院受理的侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件或者經(jīng)專利復(fù)審委員會審查維持專利權(quán)的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的”，法院可以不中止訴訟。為什么法院受理的侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件，被告請求宣告該專利權(quán)無效的，法院就可以不中止訴訟呢？難道僅僅是因?yàn)榘l(fā)明專利經(jīng)過了專利局的實(shí)質(zhì)審查？這不等同于法院直接認(rèn)同了發(fā)明專利權(quán)的有效性嗎？如果是這樣的話，不就等于在侵權(quán)訴訟中根本剝奪了被告挑戰(zhàn)發(fā)明專利權(quán)有效性的權(quán)利而直接將利益的天平完全傾向于專利權(quán)人嗎？同樣，“經(jīng)專利復(fù)審委員會審查維持專利權(quán)的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件”，法院可以不中止訴訟，也相當(dāng)于法院直接認(rèn)同了實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利的有效性，同樣使得被告在侵權(quán)訴訟程序中喪失了直接對抗專利權(quán)有效性的手段，造成了原被告當(dāng)事人訴訟地位的失衡。此外，在這兩種情況下，既然法院直接認(rèn)同了專利權(quán)的有效性，就相當(dāng)于主動放棄了在個(gè)案中主動認(rèn)定專利權(quán)有效性的權(quán)力，那又何必再配置給法院這樣的權(quán)力呢？

　　總之，最高法院的上述司法解釋完全剝奪了被告在訴訟中直接攻擊原告專利權(quán)有效性的可能性，法院實(shí)際上用不著去審查專利權(quán)的有效性，該司法解釋雖可能達(dá)到中止訴訟、加快審判效率的目的，但似乎并沒有賦予法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)有效性的權(quán)力，即使賦予了，按照本文的上述解讀，也使得法院的這種權(quán)力閑置了。

　　關(guān)于專利權(quán)確權(quán)機(jī)制的改革，我國提出的一種理想主義模式是吸納美國的做法，賦予審理侵權(quán)案件的法院直接認(rèn)定專利權(quán)對世有效性的最終權(quán)力，從而徹底解決問題。這種理想主義模式雖好，但在我國實(shí)現(xiàn)該模式的法院是否擁有憲政體制支撐？如何既克服我國專門化技術(shù)法官嚴(yán)重不足又發(fā)揮國家專利局技術(shù)審查優(yōu)勢的問題？如何改革現(xiàn)有的審判體制以確保司法判斷的統(tǒng)一性？等等問題都值得進(jìn)行深入的理論研究。在未進(jìn)行深入理論研究之前，就倉促照搬美國式的理想主義制度，很可能會造成在專利權(quán)確權(quán)方面的一個(gè)極為混亂的局面。

　?。ǘ度毡緦＠ā吩诖_立第104條之3時(shí)，還通過第168條增加規(guī)定了法院和日本特許廳之間的信息通報(bào)制度，以盡量減少法院和特許廳關(guān)于專利權(quán)有效性判斷之間的不一致。同時(shí)于2003年設(shè)立了專門委員會制度，規(guī)定兼任的專門委員可以參與訴訟并為法官提供解釋性說明。于2004年修改民事訴訟法，擴(kuò)大了技術(shù)調(diào)查法官的權(quán)限，明確規(guī)定在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，調(diào)查法官可以參與訴訟程序并對當(dāng)事人進(jìn)行提問、向法官陳述參考意見。最重要的是于2005年設(shè)置了專門化的知識產(chǎn)權(quán)高等法院，統(tǒng)一管轄不服專利權(quán)無效審理的一審案件和大阪地方法院、東京地方法院一審的發(fā)明專利權(quán)、實(shí)用新型專利權(quán)等技術(shù)系列的民事侵權(quán)案件[18]。通過這一系列配套的改革措施，日本基本上消除了法院和特許廳關(guān)于專利權(quán)有效性判斷不一致的情況。自2004年《日本專利法》第104條之3確立至今，很少發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)判斷不一致的情況。

　　我國目前的情況是：雖然最高法院2001年就出臺了上述司法解釋，但至今也沒有確立法院和國家專利局之間的信息通報(bào)制度，更沒有確立技術(shù)調(diào)查法官制度、專門委員會制度、專利復(fù)審委員會的準(zhǔn)司法審查制度，也沒有設(shè)立專門的知識產(chǎn)權(quán)法院，因此即使按照多數(shù)人的意見，2001年最高法院的上述司法解釋確立了法院在個(gè)案中認(rèn)定專利權(quán)非對世有效性的權(quán)力，卻難以真正做到加快專利侵權(quán)案件的審判效率，節(jié)省當(dāng)事人和法院的訴訟成本，保證法院和國家專利局以及不同法院之間判斷的一致性。如何進(jìn)行系統(tǒng)改革，創(chuàng)設(shè)符合我國國情的專利確權(quán)制度，而不是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，或許日本的做法可以給我們深刻啟示。

　　總之，由于憲政體制、司法體制等多方面的原因，在我國暫時(shí)尚未具備采用美國賦予法院最終確認(rèn)專利權(quán)效力做法條件的情況下，作為一個(gè)過渡性的措施，在專利權(quán)確權(quán)機(jī)制方面，也許我國可以吸納《日本專利法》第104條之3的經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)然，這不得不對我國最高法院2001年的上述司法解釋第9至11條加以修正。根據(jù)立法權(quán)和司法權(quán)的關(guān)系，主要的修正辦法有二。一是由最高法院在具體的專利侵權(quán)案件中，通過具體判決方式通過援引《民法通則》第7條“民事權(quán)利不得濫用原則”，限制存在無效理由的專利權(quán)人行使專利權(quán)，從而為下級法院提供案例指導(dǎo)。二是由最高法院直接對上述司法解釋進(jìn)行修正，將存在無效理由的專利權(quán)行使解釋為《民法通則》第7條規(guī)定的民事權(quán)利濫用行為，允許被告進(jìn)行權(quán)利濫用抗辯。當(dāng)然，按照本文理解，由于民事權(quán)利不得濫用原則以存在有效的、沒有瑕疵的權(quán)利為前提，因此采用民事權(quán)利不得濫用原則，允許被告進(jìn)行權(quán)利濫用抗辯，限制專利權(quán)人行使專利權(quán)也只是解決問題的權(quán)宜的、過渡性的做法。最徹底的做法是，在條件成熟時(shí)修改專利法，直接規(guī)定“當(dāng)然無效抗辯原則”，并進(jìn)行配套的改革，從而使被告的抗辯消除權(quán)利濫用抗辯存在的關(guān)于“權(quán)利”本身是否存在的爭議，具有明確的法律依據(jù)。




【作者簡介】
李揚(yáng)，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)教授。


【注釋】
[1]日本專利立法采取“專利法”、“實(shí)用新案法”、“意匠法”分別立法的模式。“專利法”即我國所說的“發(fā)明專利法”。為了國內(nèi)讀者閱讀的方便，本文直接將“發(fā)明專利法”稱為“專利法”。
[2]相關(guān)日文文獻(xiàn)可參見：[日]羽柴?。骸豆夹g(shù)與特許當(dāng)然無效》，《企業(yè)法研究》148輯第12頁（1967年）；[日]田村善之：《特許侵害訴訟中的公知技術(shù)抗辯（1 ·2）》,《特許研究》第21號第4頁、第22號第4頁（1996年）；[日]辰已直彥：《特許侵害中的特許發(fā)明技術(shù)范圍與裁判所的權(quán)限》，《學(xué)會年報(bào)》17號第41頁（1993年）；[日]田村善之：《知識產(chǎn)權(quán)法》（第5版），有斐閣2010年版，第269頁；[日]中山信弘：《特許法》，弘文堂2010年版，第315頁；[日]高部真規(guī)子：《實(shí)務(wù)詳說特許關(guān)系訴訟》，金融財(cái)政事情研究會2011年版，第172頁。
[3]《日本實(shí)用新型專利法》第30條、《外觀設(shè)計(jì)專利法》第41條和《商標(biāo)法》第39條也作出了與《發(fā)明專利法》第104條之3同樣的規(guī)定。
[4]日本專利法上所說的專利無效審判程序，相當(dāng)于我國專利法中所說的無效宣告程序，但與我國不同的是，日本的專利無效審判程序是準(zhǔn)司法程序，相當(dāng)于民事一審，對其不服的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以對方當(dāng)事人為被告直接起訴到日本東京知識產(chǎn)權(quán)裁判所。參見[日]小野瀨厚等：《對民事訴訟法等進(jìn)行部分修改的法律的概要》, 《NBL》第771號；[日]飯村敏明：《知識產(chǎn)權(quán)侵害訴訟充實(shí)、迅速化的新努力方向一以東京地裁知識產(chǎn)權(quán)部的實(shí)務(wù)為中心》, 《NBL》，第769號；[日]強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略本部權(quán)利保護(hù)基礎(chǔ)的專門調(diào)查會：《關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)高等裁判所的創(chuàng)設(shè)（匯總）》，資料來源: //www. kantei. go. jp/jp/singi/titeki2/houkoku/151211kousai. pdf，發(fā)布時(shí)間：2003年12月11日，最后訪問時(shí)間：2011年11月2日；[日]司法制度改革推進(jìn)本部知識產(chǎn)權(quán)訴訟研討會第13回配發(fā)資料1《關(guān)于在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中引人專家意見的討論》，資料來源: //www. kantei. go. jp/jp/singi/sihou/ken-toukai/titeki/dai13/13siryou1. pdf，發(fā)布時(shí)間：2003年11月10日，最后訪問時(shí)間：2011年11月2日。
[5]為什么行政管理決定具有公定力？沈巋教授認(rèn)為，公定力的根據(jù)既不在于行政行為是國家意思的體現(xiàn)、而國家意思有優(yōu)越的效力，也不在于社會對政府存在一種信任，而在于人們需要相對確定的、和平的、彼此安全的生活秩序。參見沈巋：《法治和良知自由：行政行為無效理論及其實(shí)踐之探索》，《中外法學(xué)》2001年第1期。
[6]相關(guān)文獻(xiàn)可參見：[日]室井力：《日本現(xiàn)代行政法》，吳微譯，中國政法大學(xué)出版社1995年版，第94-97頁；[日]塩野宏：《行政法I》（第5版），有斐閣 2009年版，第138-158頁；翁岳生：《法治國家之行政法與司法》，月旦出版社1997年版，第18頁。
[7]參見姜明安主編：《行政法與行政訴訟法》，北京大學(xué)出版社、高等教育出版社1999年版，第155、159-161頁。不過，也有學(xué)者否認(rèn)這種兩分法，認(rèn)為相對人在任何情形下都無對抗的權(quán)利。其立論理由包括：（1）公共利益和良好秩序的需要；（2）無效行為與一般違法行為難以客觀辨認(rèn)；（3）相對人即使正確辨認(rèn)，在事實(shí)上也難以抗拒強(qiáng)制性的行政行為；（4）辨認(rèn)權(quán)和抗拒權(quán)的享有同時(shí)意味著承擔(dān)責(zé)任，而責(zé)任之擔(dān)當(dāng)會使相對人無所適從。參見葉必豐：《論行政行為的公定力》，《法學(xué)研究》1997年第5期，第89-90頁。
[8]為什么在一定情況下，行政管理相對方有權(quán)不服從行政管理決定？沈巋教授認(rèn)為，這既不是直接來源于吸引力很強(qiáng)的自然權(quán)利觀念，也不是直接來源于模糊不清的政治意義上得到認(rèn)可的反抗公權(quán)力違法行使的權(quán)利觀念，而是和行政行為公定力原理背后的理據(jù)一樣，來自于法治的終極目標(biāo)，但與公定力原理追求的保障人人安全的法律秩序不同，行政行為無效法理在于確保公民基于理智和良知判斷的直接不服從權(quán)利。參見沈巋：《法治和良知自由：行政行為無效理論及其實(shí)踐之探索》，《中外法學(xué)》2001年第1期。
[9]相關(guān)判例參見：[日]大審院明治37年9月15日判決刑錄10輯1679頁；[日]大審院大正6年4月23日判決民錄23輯，第654頁。
[10]關(guān)于自由公知技術(shù)抗辯說，可參見：[日]最判昭和37. 12.7民集16卷12號第2321頁[炭礦車等脫軌防止裝置事件]；[日]大阪地判昭45年4月17日無體集2卷1號第151頁；[日]羽柴?。骸蛾P(guān)于確定權(quán)利保護(hù)范圍的考察方法（Ⅱ）》，《特許管理》第19卷第2號，第62頁；[日]牧野利秋：《特許權(quán)侵害差止假處分程序的特殊性》，《實(shí)務(wù)民訴講座5》，第264頁；[日]中山信弘：《特許侵害訴訟與公知技術(shù)》，《法協(xié)》第98卷第9號，第1115頁。
[11]《日本專利法》第168條第2款規(guī)定，在提取訴訟或者申請臨時(shí)扣押或者臨時(shí)處分命令的情況下，法院如果認(rèn)為有必要，可以中止訴訟程序，直到專利權(quán)無效審理程序結(jié)束為止。
[12]關(guān)于當(dāng)然無效說，可參見：[日]羽柴?。骸短卦S侵害事件中裁判所對于特許無效的判斷權(quán)限》，《知財(cái)管理》第44卷第11號第1501頁；[日]中島和雄：《侵害訴訟中特許無效的抗辯再考查》，《知財(cái)管理》第50卷第4號第489頁；[日]田村善之：《特許侵害訴訟中的公知技術(shù)抗辯與當(dāng)然無效抗辯》，《特許研究》第21號第4頁；[日]中山信弘：《工業(yè)所有権法（上·特許法）》（第二版），弘文堂1993年，第418頁。
[13]關(guān)于上述諸學(xué)說的總結(jié)和論述也可參見[日]高部真規(guī)子：《實(shí)務(wù)詳說特許關(guān)系訴訟》，金融財(cái)政事情研究會2011年版，第173－174頁。
[14]是否需要具備無效理由的“明白性”要件是日本學(xué)者將《日本專利法》第104條之3稱為“當(dāng)然無效抗辯”還是“無效抗辯”的分歧點(diǎn)。認(rèn)為需要“明白性”要件的學(xué)者將第104條之3稱為“當(dāng)然無效抗辯”，認(rèn)為不需要的稱之為“無效抗辯”。但本文認(rèn)為在實(shí)際操作中，是否需要無效理由“明白性”要件對法院的判斷影響并不大，因此兩種說法沒有本質(zhì)上的區(qū)別。
[15]按照日本現(xiàn)行知識產(chǎn)權(quán)審判體制，不服專利權(quán)無效審理決定的，由知識產(chǎn)權(quán)高等法院一審、日本最高法院終審。有關(guān)發(fā)明專利權(quán)和實(shí)用新型專利權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)侵權(quán)案件則原則上由東京地方法院和大阪地方法院一審，二審則由知識產(chǎn)權(quán)高等法院統(tǒng)一管轄。
[16]最高院郃中林法官很好地總結(jié)了我國專利權(quán)確權(quán)機(jī)制存在的如下四個(gè)方面的問題：程序過于復(fù)雜冗長；有效性爭議的訴訟定性不科學(xué)；難以避免循環(huán)訴訟；導(dǎo)致關(guān)聯(lián)訴訟久拖不決。參見郃中林：《知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)程序的改革與完善》，《人民司法》,2010年第19期。
[17]郃中林法官總結(jié)了五種具有代表性的專利權(quán)確權(quán)機(jī)制改革建議。參見郃中林：《知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)程序的改革與完善》，《人民司法》,2010年第19期。
[18]相關(guān)日文文獻(xiàn)可參見：[日]小野瀨厚等：《對民事訴訟法等進(jìn)行部分修改的法律的概要》,《NBL》第771號；[日]飯村敏明：《知識產(chǎn)權(quán)侵害訴訟充實(shí)、迅速化的新努力方向一以東京地裁知識產(chǎn)權(quán)部的實(shí)務(wù)為中心》,《NBL》第769號；[日]強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略本部權(quán)利保護(hù)基礎(chǔ)的專門調(diào)查會：《關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)高等裁判所的創(chuàng)設(shè)（匯總）》，資料來源：//www. kantei. go. jp/jp/singi/titeki2/houkoku/151211kousai. pdf，發(fā)布時(shí)間：2003年12月11日，最后訪問時(shí)間：2011年11月2日；[日]司法制度改革推進(jìn)本部知識產(chǎn)權(quán)訴訟研討會第13回配發(fā)資料1《關(guān)于在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中引入專家意見的討論》，資料來源://www.kantei.go. jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai13/13siryou1. pdf，發(fā)布時(shí)間：2003年11月10日，最后訪問時(shí)間：2011年11月2日。


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{18}[日]牧野利秋．キルビ一最高裁判決之后[J]. ジユリス卜，2005.（1295）:180-187.